发明专利申请实质审查程序中的专利代理-祁建伟-2012.07.22

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发明专利申请实质审查程 序中的专利代理

全国专利代理人资格考试考前培训

2013-8-9

中华人民共和国国家知识产权局

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授课提纲 第一节 第二节

发明专利申请实质审查程序对审查意见通知书的答复

第三节 第四节 第五节 第六节

专利申请文件的修改意见陈述书的撰写 审查意见通知书中经常涉及的实 答复审查意见通知书的案例中华人民共和国国家知识产权局

质性缺陷的处理

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第一节

发明专利申请实质审查程序

一、发明专利申请实质审查程序简介 二、专利代理人应当予以关注的实质

审查程序的有关内容 三、启动实质审查程序中的专利代理

工作中华人民共和国国家知识产权局

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一、发明专利申请实质审查程序简介发明专利申请实质审查程序

通常从申请人提出实质审查请求开始，到国家知识产权局专利局发出授予发明专利权的

通知、发出专利申请被视为撤回通知、作出驳回申请的决定且该决定生效、或者申请人撤回专利 申请为止。

中华人民共和国国家知识产权局

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一、发明专利申请实质审查程序简介在发明专利申请的实质审查程序中可能发生的行 为：审查意见通知书 等 授予发明专利权的通知书 驳回决定 视为撤回通知书 会晤、电话讨论和现场调查等辅助手段中华人民共和国国家知识产权局

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二、专利代理人应当予以关注的实质审查程序 的有关内容1

审查文本的确定 不必检索即可发出审查意见通知书 的情况

2

3

通过全面审查或非全面审查发出审查 意见通知书4

发明专利申请的授权或驳回中华人民共和国国家知识产权局

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可能作为实质审查所依据的文本(1)原始申请文件或者应初步审查部门要求补正 后的文件 (2)在《专利法实施细则》第51条第1款规定的 主动修改时机提交的修改文本 (3)申请人在《专利法实施细则》第51条第1款 规定的允许进行主动修改期间之外提交的修改文 本 (4)对于申请人在答复审查意见通知书时提交的 专利申请修改文本中华人民共和国国家知识产权局

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不必检索即可发出审查意见通知书的情况专利申请的全部主题属于下列情形之一: (1)属于《专利法》第5条或者第25条规定的不 应授予专利权的情形； (2)不符合《专利法》第2条第2款有关发明定

义的规定；(3)不具备《专利法》第22条第4款规定的实用

性；(4)不符合《专利法》第26条第3款的规定中华人民共和国国家知识产权局

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通过全面审查或非全面审查发出审查意见通 知书 审查的重点是说明书和全部权利要求是否存在着 《专利法实施细则》第53条所列情形的实质性

缺陷。 如果申请不存

在《专利法实施细则》第53条所

列情形的实质性缺陷，或者虽然存在《专利法实施细则》第53条所列情形的实质性缺陷但经修 改后仍有授权前景的，审查员会一并审查其是否 符合《专利法》和《专利法实施细则》的其他所 有规定。中华人民共和国国家知识产权局

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发明专利申请的授权或驳回 按照《专利法》第39条的规定，发明专利申请 经实质审查没有发现驳回理由的，包括专利代理

人或申请人按期对审查意见通知书作出答复后对该专利申请继续审查而认为该申请符合《专利

法》、《专利法实施细则》规定或者修改文本己消除原申请文件存在缺陷的，国家知识产权局将 发出授予发明专利权通知书。

中华人民共和国国家知识产权局

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发明专利申请的授权或驳回(续) 按照《专利法》第38条的规定，对于第一次审 查意见通知书中所指出的申请文件所存在的属于 《专利法实施细则》第53条列出的实质性缺陷， 如果专利代理人或申请人在指定的期限内未提出 有说服力的意见陈述和/或证据，也未对申请文 件进行修改或者修改仅是改正了错别字或更换了 表述方式而技术方案没有实质上的改变，则国家 知识产权局专利局将会作出驳回决定。 申请人对国家知识产权局专利局的驳回决定不服 的，可以向国家知识产权局专利复审委员会提出 复审请求，由此启动复审程序。中华人民共和国国家知识产权局

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三、启动实质审查程序中的专利代理工作 1. 实质审查程序启动的两种方式2. 启动实质审查程序时应当进行的工作

中华人民共和国国家知识产权局

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1.实质审查程序启动的两种方式 启动

实质审查 程序启动 的主体是 申请人

实质审查程 序启动的主 体是国家知 识产权局专 利局

中华人民共和国国家知识产权局

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2.启动实质审查程序时应当进行的工作

1

选择时机提出实质审查请求

应当办理的手续

2

3

其他工作

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选择时机提出实质审查请求 按照《专利法》第35条第1款的规定，发明专 利申请提出实质审查请求的期限是自该专利申

请的申请日起3年内，对于有优先权要求的发明专利申请来说，该3年期限以该专利申请所 要求的最早的优先权日起算。 作为专利代理人，在接受委托代理发明专利申 请时，应当帮助委托人分析何时提出实质审查 请求最有利。中华人民共和国国家知识产权局

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应当办理的手续 按照《专利审查指南》第一部分第一章的规定， 启动实质审查程序应当以书面方式(纸件形式或 者电子文件形式)提出实质审查请求，并缴纳实 质审查费。因而，申请人在上述规定的3年期限

内提交实质审查请求书和缴纳实质审查费是专利代理人在启动实质审查时应当办理的手续。 有关电子申请的文件提交方式参见《专利审查指 南》第五部分第十一章关于电子申请的若干规定中华人民共和国国家知识产权局